どの会社も特許権を取得しようと特許出願しますが、その中でも以下の事情のように「特許権を取れないと困る！」という特別な案件があると思います。
- 中小企業やスタートアップのように、特許権があるのと無いのでは顧客や取引先に与える印象が大きく変わり、ひいては自社のビジネスへの影響が甚大な場合
- 権利範囲が狭くてもいいからとにかく特許権を取りたい場合
このような場合に特許権取得の確率を上げるための特許出願戦略があります。
それは早期審査と国内優先権主張出願の活用です。
具体的に説明する前に、前提となる弊所の考え方や基本的な制度を説明します。
先行技術調査に掛ける現実的な費用
特許出願前には同様の他社出願が無いか先行技術調査を行いますが、それには限度があります。
たとえ膨大な時間と費用を先行技術調査に掛けたとしても、先行技術が無いことの証明はできないためです。
いわゆる悪魔の証明ですね。
そして、特許出願前に先行技術調査を行って同様の先行技術を自分では見つけれなくても、特許出願・審査請求後に審査官が見つけてくるということは当然にあります。
ここで、審査コスト＝審査請求料（印紙代）は多くの場合、弊所案件では15万円前後です。
本記事の執筆時点では、審査請求料の減免制度があり、中小企業の場合には審査請求料が1/2に、スタートアップ（創業10年以内の会社）の場合には1/3になります。
そうすると、中小スタートアップは特許出願前に5～8万円以上の先行技術調査費用を掛けるよりは、先行技術調査費用をそれ未満にして特許出願してしまい、特許庁に審査してもらうほうが経済的メリットがあります。
このような実情がありますから、弊所の基本的なスタンスは「無料の範囲でざっと先行技術調査を行い、それで無さそうなら特許出願する」です。
補正できる範囲
拒絶理由が通知されたとき、拒絶理由で挙げられた先行技術文献と本願発明との差を出すために補正を行うことができます。
しかし、出願時の特許明細書の中に記載した範囲内でしか補正を行うことができません。
要するに、拒絶理由通知書を見てから「特許出願時には書いてないけど、実はそれはそういう意味ではなくて…」という後出しじゃんけんはできないことになっています。
「あぁ、出願時に◯◯と記載しておけば拒絶理由を解消できたのに」とならないことが理想ですが、なかなかそう上手くもいかないものです。
公開された先行技術文献とは
特許出願よりも前に公開されているものは全て「その特許出願のときにはこんなものが世の中では知られていたよ！」と指摘され得ます。
その「公開されているもの」とは、誰が公開したものであるかは問われません。
つまり、自社の特許出願の公開公報であっても、先行技術文献として拒絶理由で引用の対象となります。
よって、特許出願から1年半経ってそれが公開されたときに、それと同様の技術について後から自社が別の特許出願をしたら、それ以前に特許出願をした場合と比べると特許権を取れるハードルが上がってしまいます。
特許査定になる可能性を上げる方法
前提のお話が終わったので、これからがようやく本題です。
ここで、特許の審査では禁忌であるはずの後出しじゃんけん（っぽいこと）を行い、特許査定になる確率を上げる方法があります。
それは特許出願から半年以内に早期審査を行うことで、最初の審査結果が出願公開前である早期審査申請後2～3ヶ月で出るので、その拒絶理由通知書に書かれていることを避けるように内容を追加した国内優先権主張出願を行うことです。
これによって高い確率で特許査定にできます。
なぜ半年以内の早期審査かというと、国内優先権を主張した特許出願ができる時期は最初の出願から1年以内であるため、審査結果が出るまでの期間と、国内優先権主張出願の準備を含めたものです。
実際には特許出願と同時に早期審査をやってしまえばいいでしょう。
具体例
具体的にどういうものか見ていきましょう。
出願人は「世の中に肘掛け椅子というものは存在しない」と考え、肘掛け椅子の特許出願をし、早期審査を申請しました。
しかし、「その出願日より前に肘掛け椅子は公開されている」と審査官が拒絶理由を通知してきました。
通常であれば万事休すですが、出願から1年以内であれば国内優先権を主張した出願を行うことができます。
そこで出願人は「肘掛けの位置を上下に調整可能である」という事項が、拒絶理由通知書で挙げられた引用文献には記載されてないことを確認して、これを追加して優先権主張して出願し直し、その内容で特許査定を受けました。
この追加した事項としては、
- 発明していたにもかかわらず最初の出願時に書き忘れていたもの
- 拒絶理由通知書を参考にした後に改良発明をしたもの
の両方があり得ます。
注意事項
このようにとても使い勝手がいい早期審査＋国内優先権主張出願ですが注意点もあります。
審査官は先行技術調査を再度行うので、最初の特許出願の審査で挙げられた先行技術文献以外の文献を探してきて拒絶理由を通知してくることはあります。
また、国内優先権主張出願に関する特許事務所費用だけでなく、再度の審査請求料も必要です。
これらのことに注意しつつ、ここぞというときには早期審査＋国内優先権主張出願を使ってみてください。
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