自社が出願予定の商標をA、他社の登録商標をA’とします。
出願前の調査においてAと似ているA’が他社によって既に登録されていたと知った場合の、とり得る措置を順に解説します。
なお、このとり得る措置は拒絶理由が通知された場合とも共通します。
しかし、まだ自社がそのAを使用し始める前のタイミングなら、Aとは大きく異なる商標に変更することで、それが最もコストや時間が掛かりません。
もう使用していて商標の変更に大きなコストが掛かってしまう場合には、以下の措置を検討してください。
（１）出願し「似てない」と意見書で反論する
外観（見た目）、称呼（発音）、観念（意味）を総合評価して、２つの商標が似ているかどうかが審査において判断されますが、そもそもAとA’とは似てないと考えて、拒絶理由が通知された際にはその旨意見書で反論することを前提に出願するという方法があります。
同じ類型の複数の先行例を調査し参照することで、自社の事案が登録できそうかどうかのだいたいの予想ができますので、そのような先行例を集めることが必要となってきます。
チャレンジ出願するにしても、登録になる可能性が高いのか低いのかわかっておきたいですよね。
拒絶理由通知に対して意見書を提出しても審査官の認定が覆らず、かつ出願人として納得いかない場合には、拒絶査定不服審判を請求してその中で「両商標は似てない」と主張することもできます。
拒絶査定不服審判というのは、裁判における控訴の特許庁バージョンです。
（２）不使用取消審判を請求
不使用取消審判を請求してA’を潰せたら、Aの拒絶理由が解消されます。
不使用取消審判とは、直近3年間に商標権者が登録商標を使用していないとき、第三者が使用したいと思ったらその登録商標を潰せる制度です。
A’の使用状況を調べてみて、最後の使用から3年経っていると確信できればAを出願しつつA’に対して不使用取消審判の請求を行います。
「最近はA’を使用していなさそうだけどまだ3年経っていない場合」には、A’の最後の使用と思われる時期から3年経過するまで待ってからA’に対して不使用取消審判を請求するのですが、先願主義（早い者勝ち）でもあるので、第三者に割り込まれないように、最後の使用から3年経過すると思われる時期にAの審査結果が出るように逆算してAを出願しておきます。
ここで、Aの出願があまりに早いとA’が潰れる前にAが拒絶査定になってしまうので、Aの出願の時期の調整が必要です。
そのようなAの出願の審査では一旦拒絶理由が通知されますが「今、不使用取消審判を請求しているので審査を一時中断してください」と審査官に伝えれば、拒絶査定を出さずに待ってもらえます。
もちろん、不使用取消審判の請求前に商標権者によって登録商標の使用が再開されたら、その時点でこの策は終了です。商標権者によって使用が再開されるかどうかはこちらがコントロールできないのでこの不確実性というリスクはあります。
なお、不使用取消審判を請求するということは商標権者にケンカをふっかけるということですので、不使用取消審判の請求後に商標権者と下記（４）や（５）の交渉をするという選択肢は無くなります。
一方で、不使用取消審判は商標法で認められている制度ですので「商標権者にキレられたらどうしよう」と過度に躊躇する必要もありません。
制度を理解している会社であれば不使用取消審判を請求されても「登録商標を使ってないからとうとう不使用取消審判を請求されてしまったか」くらいにしか思いません。
但し、A’を実は使用していたため潰れず、かつAを自社で使用している、という状況ではA’の商標権者から差し止めされるでしょうから、それはリスクとして想定しておかなければいけません。
（３）権利が切れるのを待つ
商標権を維持できる期間は10年（5年ごとの場合もあり）で、必要であれば半永久的に更新できます。
一方、商標権者が商標権を使ってない場合には更新費用をかけてまで更新しませんので、商標権者がA’を使ってなさそうで、例えばあと1年くらいで商標権の存続期間が満了しそうなときにはそれを待っておいて適切な時期にAを出願するという方法もあります。
この方法も商標権者による更新を防ぐことはできませんので不確実性が高いですが、チャンスは少なからずありますので覚えておいてください。
タイミングによっては不使用取消審判の請求にするのか、それとも何もせずに権利満了を狙うのか、いずれにするか悩ましいことも多いです。
（４）A’の商標権者と交渉
A’の商標権者に商標権を譲ってくださいと交渉する方法もあります。
使用したい商標が他社の登録商標と同一ではない場合には、譲渡交渉までは必要なく、下記コンセント制度への協力の交渉のほうが優先度が高くなります。
（５）コンセント制度の活用
「A’の類似商標Aが後から登録されることについて同意してください」というA’の商標権者への交渉および特許庁への手続です。
多くの場合、Aを出願して拒絶理由が通知されてからA’の商標権者へ連絡することになると思いますが、事前連絡しておきAの出願前にA’の商標権者が友好的な反応をもらえれば、安心してAを出願できるでしょう。
Aに拒絶理由が通知された後でA’の商標権者と初めて交渉を行うと「困ってるんだよね？」と商標権者に足下を見られて高額の対価を求められる可能性もあります。
したがって、出願前の事前交渉で「拒絶理由が通知された後に同意してくれないのなら最初から別の商標を選ぶけどね」という態度を見せることができたら、A’の商標権者に足下を見られずに済むかもしれません。
一方で、そもそもAについてA’とは似てないとして拒絶理由が通知されない可能性もありますから、いつどのように交渉すべきなのかは難しいところです。
身も蓋もありませんが、相手がいることですのでいつ交渉するかはケースバイケースで正解はありません。
（６）使用する商標の変更
以上、全てを検討してもダメなときはどうしようもありませんので、残念ですが諦めて、商標登録できる可能性が高そうな他の商標に変更しましょう。
その場合、例えば「A+α」のように元のAを大事にしたがる方は多くいらっしゃいますが、これでは新しい商標にも拒絶理由が通知される可能性が残る場合が多いので、Aとは全く異なる名前にしていただくほうが好ましいです。
また、黙ってそのままAを使い続けることもできますが、弁理士としてはおすすめできません。
その他
Aと類似のA’が登録されていた場合を考えましたが、類似ではなく同一の商標が登録されている場合には意見書で主張することがありませんから、上記（１）については検討の必要はありません。
