分割出願の使いどころ

特許

特許査定後の分割出願

審査では多くの場合、拒絶理由が通知されるものですが、拒絶理由通知が無く一発で特許査定になることがあります。
特許査定はいいことですが、一発で特許査定だと「もう少し広い権利範囲が取れたのでは?」ともったいなく思うことも少なくありません。

そのようなとき、特許査定になった特許出願についてはそのまま置いておき、明細書中に記載されている別発明について分割出願を行うことで、もう少し広い権利を狙うチャレンジが可能になっています。

分割の基本仮想事例

イスを使った例を見てみましょう。

親出願

このようなイスに関する特許出願Aに対し、拒絶理由が通知されることなく特許査定が出ました。

これは限定し過ぎたと思い、明細書中に記載されている座面を上下に調節可能なイスに関する特許出願B(分割出願)を行いました。

別の記事でも説明した通り、肘掛けの制限が無い分だけ特許出願Bは特許出願Aより権利範囲が広くなります

なお、分割出願が認められる要件として、分割出願である特許出願Bは特許出願Aの明細書の範囲内でなければいけません。

分割出願の効果

新規の別出願ではなく分割出願にする理由はこれです。

その分割出願はもとの特許出願の時にしたものとみなす

もとの特許出願から1年半以降に分割出願をすると、その分割出願の前に特許出願Aの公開公報が出ています。
その時点でもし新規の別出願として特許出願B’をしても、それは特許出願Aの公開公報を理由として拒絶されてしまいます。
一方、分割出願だとその出願は特許出願Aの時にしたとみなされるので、特許出願Aの公開公報を理由としては拒絶されません。

それだけでなく、競合他社との関係でもこの効果は有利にはたらきます。

分割出願を使った戦略

次は分割出願の使い方の応用編です。

特許権になった後は権利範囲を変更不可

大前提として、特許権になるとその権利範囲(請求項)を変更できません
特許権は第三者に対して差止請求できたり損害賠償請求できたりする強力な権利なので、その権利範囲がコロコロ変わると第三者が困るからです。

したがって、通常は競業他社がどのような製品を出してくるか事前に予想して請求項を記載しますが、後から出てくる競合他社の製品をその特許権侵害とすることは至難の業です。

請求項の内容を補正するために

一方、特許権(特許査定)になるまでは補正を行うことで自由に請求項(将来の権利範囲)を変更することができます

そこで、分割出願を繰り返し行うことで請求項を補正できる期間を引き延ばしておくと、競合他社の製品の発売を見てから補正することでその製品に請求項を当てることができます

なお、基本的な注意事項ですが、競合他社の製品の発売を見てからそれが権利範囲に入るような通常の特許出願をした場合、その競合他社の製品の発売によって公知になっているので、その特許出願は拒絶されてしまいます。

仮想事例

イメージが湧かないと思いますので、今回も事例で考えましょう。

本ページ上部の特許出願Aと特許出願Bがそれぞれ特許査定になり、特許権Aと特許権Bが成立しました。
その後、このような他社製品が発売されました。

他社製品

この他社製品は特許権Aまたは特許権Bの特許権侵害になるでしょうか?

いえ、なりません

この他社製品は「肘掛けを上下に調整可能かつ座面を上下に調整可能なイス(特許権A)」でも、「座面を上下に調整可能なイス(特許権B)」でもないからです。

ここで、特許出願Bに特許査定が出た後に再度分割出願を行い、特許出願Cがあったとします。
そして、この他社製品に照準を合わせて特許出願Cの請求項を「肘掛けを上下に調整可能なイス」と補正しました。
この内容は特許出願Aや特許出願Bの明細書に書かれていたから、特許出願Cにおいてこの補正は認められます。

この特許出願Cが特許査定になり特許権Cが発生すると、この他社製品は特許権Cの侵害となります。

このように分割出願を行うと、(明細書の範囲内に限定されますが)他社製品に後から当てにいくことが可能です。

重要な案件についてはその基礎出願(ここでは特許出願A)の明細書を手厚く記載しておき、分割出願を続けて補正可能な時期を後ろへ引き延ばしておくことが大切です。

また、分割して補正可能な状態の出願が残っていると、上記理由で競合他社に対し大きな牽制になります

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